Come qualcuno di voi sa, nel nostro lavoro di tutti i giorni come avvocati, tra le altre cose, ci occupiamo di tutela della proprietà intellettuale, di marchi e brevetti.
E abbiamo deciso di condividere con voi quale pillola al riguardo per comprendere insieme quanto sia essenziale agire d’anticipo e tutelare il proprio marchio o la propria invenzione.
Oggi iniziamo parlando di Marchi: che cosa è un marchio, a cosa serve, perchè conviene registrarlo e quali sono le modalità e opzioni di registrazione.
Giuridicamente il Marchio è definito dall’art. 7 del codice della proprietà intellettuale come qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente che sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese concorrenti.
In particolare possono essere considerati “Marchi” le parole (cd. Marchio DENOMINATIVO), oppure i disegni, le immagini, le combinazioni di colori o le tonalità cromatiche (cd. Marchio FIGURATIVO) PURCHE’ siano idonei a identificare e distinguere un prodotto o un servizio da quello della concorrenza.
Attenzione perchè il concetto di marchio deve essere distinto da quello di “marca” o “brand”: il marchio, infatti, riguarda quei segni rappresentabili graficamente, ad esempio il logo o il nome di un’impresa, mentre il brand comprende anche aspetti intangibili come la comunicazione, la storia aziendale e la c.d. brand reputation.
PERCHE’ REGISTRARE UN MARCHIO?
Registrare un marchio è fondamentale per tutelare la nostra impresa e la nostra idea e per evitare che altre imprese concorrenti possano utilizzare il nostro marchio creando confusione nel consumatore. Il marchio registrato potrà essere infatti utilizzato da terzi SOLO con il consenso del suo titolare.
Se il marchio non è registrato le altre imprese sono invece libere di utilizzarlo a loro piacimento senza chiederci il consenso e senza riconoscerci nessun ristoro economico.
Tuttavia non tutti i segni, i disegni o le parole possono essere registrati come marchi, ma solo quelli che posseggono alcune fondamentali caratteristiche.
QUALI REQUISITI DEVE AVERE UN MARCHIO PER POTER ESSERE REGISTRATO?
4 requisiti fonsamentali: ORIGINALITA’, VERITA’, NOVITA’ e LICEITA’.
Cosa si intende per originalità?
il marchio deve avere carattere distintivo. Deve quindi avere la capacità di individuare un preciso prodotto e servizio e distinguerlo tra altri prodotti e servizi della stessa categoria.
Ad esempio sia la Pepsi che la Cocacola indicano bevande al gusto cola, tuttavia il marchio consente al pubblico di distinguerne una dall’altra.
Non possono quindi essere registrate come marchio:
- le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, “bevanda alla cola” per una bevanda a base di cola);
- parole o segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive, come la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica oppure l’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto e del servizio (ad esempio, “lucido” per prodotti lucidanti);
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “top”
Il secondo requisito è quello della VERITA’.
Il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”.
Il terzo requisito è quello della NOVITA’. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Ultimo requisito è quello della LICEITA’: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Ad esempio utilizzare come marchio il titolo di un libro, di una canzone o di un film.
La mancanza dei requisiti sopra esposti può comportare la NULLITA’ del marchio.
Prima di analizzare i vari tipi di registrazione del marchio occorre specificare che la registrazione di un segno come marchio non ha effetto assoluto, ma è sempre limitato ad una o più determinate tipologie di prodotti e servizi, così come organizzati secondo la Classificazione di Nizza, la cui individuazione all’atto del deposito della domanda di registrazione è fondamentale per assicurarsi che il proprio segno venga registrato con riferimento ai prodotti e/o servizi ai quali sarà effettivamente associato.
Per questa ragione troviamo ad esempio la contestuale presenza sul mercato del marchio Prada sia per borse,accessori e vestiti che per prosciutti e salumi. Il marchio denominativo “Prada” è registrato da 2 diversi soggetti per categorie merceologiche diverse.
Pertanto la registrazione di un marchio non equivale ad assumere il dominio totale del segno registrato per qualsiasi tipologia di utilizzo, ma la sua tutela si limita soltanto ai prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione.
Analizzati i requisiti capiamo insieme COME SI REGISTRA UN MARCHIO E QUALI TIPI DI REGISTRAZIONE ESISTONO:
Il marchio può essere registrato sul territorio nazionale, comunitari, estero o internazionale.
Il marchio nanzionale tutela giuridicamente il marchio solo sul territorio dello stato in cui avviene la registrazione.
Vi è poi il marchio comunitario che è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea,
Vi è infine il Marchio internazionale che estende la protezione nazione in tutta in una serie di altri stati individuati dal registrante.
I titolari di un marchio nazionale possono infatti estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale.
Per avere dettagli e costi di registrazione scriveteci e, qualora abbiate bisogno, non dimenticate che il nostro studio si occupa di registrazione di marchi e brevetti di ogni genere e di consulenze in materia di proprietà intellettuale.
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