Oggi parliamo di Marchi: che cosa è un marchio, a cosa serve, perchè conviene registrarlo e quali sono le modalità e opzioni di registrazione.
CHE COSA E’ UN MARCHIO?
Giuridicamente il Marchio è definito dall’art. 7 del codice della proprietà intellettuale come qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente ed sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese concorrenti.
In particolare possono essere considerati “Marchi” parole (cd. Marchio DENOMINATIVO), oppure i disegni, immagini, combinazioni o tonalità cromatiche (cd. Marchio FIGURATIVO) purchè idonei a identificare e distinguere un prodotto o servizio da quello della concorrenza.
Il concetto di marchio deve essere distinto da quello di marca o brand: il marchio, infatti, riguarda quei segni rappresentabili graficamente, come il logo o il nome di un’impresa mentre il brand comprende anche aspetti intangibili come la comunicazione, la storia aziendale e la c.d. brand reputation.
PERCHE’ REGISTRARE UN MARCHIO?
Per tutelarlo e per evitare che altre imprese concorrenti possano utilizzare il nostro marchio creando confusione nel consumatore. Il marchio registrato potrà essere infatti utilizzato da terzi SOLO con il consenso del suo titolare.
Tuttavia non tutti i segni, disegni o parole possono essere registrati come marchi ma solo quelli che posseggono alcune fondamentali caratteristiche.
QUALI REQUISITI DEVE AVERE UN MARCHIO PER POTER ESSERE REGISTRATO?
4 requisiti fonsamentali
Originalità:
- Il marchio deve avere carattere distintivo. Deve quindi avere la capacità di individuare un preciso prodotto e servizio e distinguerlo tra altri prodotti e servizi della stessa categoria.
Ad esempio sia la Pepsi che la Cocacola indicano bevande al gusto cola, tuttavia il marchio consente al pubblico di distinguerne una dall’altra.
Non possono essere registrate come marchio:
- le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune (ad esempio, “bevanda alla cola” per una bevanda a base di cola);
- Quelli costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive, come la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica oppure l’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto e del servizio (ad esempio, “lucido” per prodotti lucidanti);
- I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “top”.
Secondo requisito:
La Verità
Il principio della verità vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).
Terzo requisito
La Novità
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Ultimo requisito
La Liceità
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Ad esempio utilizzare come marchio il titolo di un libro, di una canzone o di un film. (art.14, 1)
La mancanza dei requisiti sopra esposti può comportare la nullità del marchio.
Prima di analizzare i vari tipi di registrazione del marchio occorre specificare che la registrazione di un segno come marchio non ha effetto assoluto, ma è sempre limitato ad una o più determinate tipologie di prodotti e servizi, così come organizzati secondo la Classificazione di Nizza, la cui individuazione all’atto del deposito della domanda di registrazione è fondamentale per assicurarsi che il proprio segno venga registrato con riferimento ai prodotti e/o servizi ai quali sarà effettivamente associato.
Per questa ragione troviamo ad esempio la contestuale presenza sul mercato del marchio Prada sia per borse,accessori e vestiti che per prosciutti e salumi. Il marchio denominativo “Prada” è registrato da 2 diversi soggetti per categorie merceologiche diverse.
Pertanto la registrazione di un marchio non equivale ad assumere il dominio totale del segno registrato per qualsiasi tipologia di utilizzo, ma la sua tutela si limita soltanto ai prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione.
Analizzati i requisiti capiamo insieme COME SI REGISTRA UN MARCHIO E QUALI TIPI DI REGISTRAZIONE ESISTONO:
Il marchio può essere registrato sul territorio nazionale, comunitari, estero o internazionale.
Il marchio nanzionale tutela giuridicamente il marchio solo sul territorio dello stato in cui avviene la registrazione.
In Italia i marchi devono essere depositati per la registrazione presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.
Vi è poi il marchio comunitario. E’ valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, a differenza del marchio internazionale che è un fascio di marchi nazionali, il marchio comunitario è un marchio unico la cui registrazione viene effettuata presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che ha sede ad Alicante.
Vi è infine il Marchio internazionale.
I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale.
La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda al cosiddetto ufficio d'origine; detto ufficio, una volta effettuato l’esame formale della domanda, inoltra la documentazione all'ufficio internazionale, con sede a Ginevra il c.d. WIPO. La domanda deve contenere indicazione del marchio di cui si chiede la registrazione, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, e i paesi in cui si vuole tutelare il marchio. Wipo verifica la regolarità formale della domanda, la presenza dei requisiti richiesti nonché il pagamento delle tasse previste; registra il marchio e pubblica sulla gazzetta ufficiale la domanda di registrazione, notificandola contestualmente agli uffici dei singoli paesi designati. Il marchio si considera registrato qualora entro 12 mesi (accordo di Madrid) ovvero 18 mesi (protocollo di Madrid) non vengano sollevati rifiuti di protezione, ovvero gli stessi si risolvano positivamente con un formale ritiro del rifiuto.
Se con il marchio comunitario (sovranazionale) grazie ad unica procedura si acquista la titolarità di un singolo marchio registrato valido per tutti i Paesi dell'Unione europea, con questa procedura singola il titolare ottiene con un'unica domanda un fascio di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese designato.
La registrazione del marchio ha validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato all’infinito ogni 10 anni.
